新型專利制度作為行銷工具?

最近偶爾看到有些商家聲稱自己擁有「新型專利」,甚至還看到某培訓中心的廣告聲稱其教學課程或教學方法擁有新型專利,不得仿冒云云。

很奇怪!

首先,新型專利的標的僅及於物品之形狀、構造或組合的創作。換言之,發明專利中的「方法」或「用途」,都不能申請新型專利。所以聲稱自己的課程或教學方法有新型專利這件事,非常怪異。
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很多人認為專利= 創新 = 金錢。也因為這個想法,覺得有個「專利權」在手,是個不錯的行銷手法。

專利法在民國92年修正,新型專利改採「形式審查」而不進行「實質審查」,對於上開情況更有推波助瀾的效果。

依照92年新法,專利審查官對於新型專利申請案不需要做先前檢索,也不需要對「專利要件」(產業利用性、新穎性、進步性)進行審查,審查官只需要判斷說明書或圖式之揭露事項是否有明顯瑕疵即可,對於申請書中所載明之新型技術特徵,不需要判斷該創作是否明確且充分,更不需要判斷斷該創作能否實施。

當時修法考量的是,審查時間宂長對於產品生命週期較短之技術不利,且新型專利的技術層次較低,而世界各國如日本、德國、韓國及中國大陸…等專利制度,於新型專利多已改為「形式審查」。

接下來大家一定會問,只是「形式審查」,就可以獲得完整權利?不會有問題嗎?這裏的配套措施是:經形式審查取得之新型專利權,在實行其專利權之前必需先申請「技術報告」。

新型專利因為只經過形式審查即可取得專利證書,其創作之「新穎性」與「進步性」均未經實體審查,為避免糾紛,所以專利法規定:「新型專利權人行使新型專利權時,應提示新型專利技術報告進行警告。」

新型專利因採形式審查,應可在數個月內就接到核准處分通知,在繳領證費後予以公告,同時發給專利證書;而申請技術報告則要在新型公告後始得申請審查,審查時間一般在六個月以上,惟在能提出已有第三人實施之證據時,專利專責機關依法會在六個月之內作出技術報告。

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(流程圖引自智慧局網站)

智慧局接到申請新型專利技術報告案後,會由審查官閱讀案卷內相關資料及經公告之專利說明書,掌握其申請專利範圍中每一請求項之創作,接著檢索並篩選先前技術文獻,再針對申請專利範圍每一請求項進行比對,並將比對結果賦予代碼「1、2、3、4、5、6」其中一個代碼比對:
代碼1:本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,不具新穎性。
代碼2:本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,不具進步性。
代碼3:本請求項的創作,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同。
代碼4:本請求項的創作,與申請日前提出申請的發明或新型專利案之創作相同。
代碼5:本請求項的創作,與同日申請的發明或新型專利案之創作相同。
代碼6:無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻。

簡單的說,除非拿到新型專利技術報告上記載代碼6,否則新型專利證書有如廢紙。事實上,就算是拿到代碼6,也別高興太早。新型專利技術報告之性質,並非行政處分,就其案件無拘束機關之效力,僅作為新型專利權人權利行使或技術利用之參考,如認新型專利有撤銷其專利權的情形,仍得循舉發程序撤銷專利權;在訴訟個案中,法官亦可就個案獨立判斷專利有效性問題,不受技術報告的拘束。

有了上面的理解,正常的廠商會思考,獲取新型專利證書後,權利並不穩定,不能像發明專利與設計專利可立即行使其權利或是提出專利侵權訴訟,而且其申請新型專利的強度還有可能受到技術報告的考驗。

但是,只考慮行銷手法的廠商,從未思考實施專利權的問題,更不理會要不要申請技術報告,大概也沒考慮過其創新純度問題,只要專利證書在手,其樂無窮!有一張專利證書就可以大打廣告了。從這個角度去「操作」新型專利制度,實在跟專利法鼓勵創新、促進科技產業發展的立法目的,相去甚遠。

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