商品或服務的通用名稱不能取得商標權

最近看到有所謂知名企業「捍衛商標權」,似乎有藉機獨佔商品名稱的嫌疑,但大眾及法院似乎沒有發現這個問題。

很多客戶在想商標時,想的是我商品名稱要響亮、要醒目,最好是能讓消費者看到這個商標就能跟我的產品產生連結。這不能說錯,不過商標法真的要保護的,可不是商標符號是否有創意,更不是讓私人去獨佔社會既有的商品名稱。

商標是一個符號,從商標法理論來說,這個符號要跟使用的商品結合,才是商標權的標的。

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恩師鄭中人教授曾說:「商標法真的要保護的是,企業對其廣告投資所獲得的利益。」,大哉斯言!

我們試想,我今天賣一件商品,想了一個非常棒的商標,口號響亮、外觀醒目,但我完全沒廣告,就把商標當商品的包裝,而商品只在我的店家賣,請問,這商標有何價值?

一般在評估品牌價值時,考量著幾個因素:領導地位、穩定性、 市場特性、 地域影響力、發展趨勢、所得支持 、法律保護等。就商標而言,商標的價值最主要來自於消費者的認識程度,而這認識程度,當然與企業投入的廣告成本有很大的關係,也因為這樣,商標法規定,商標權是可以延展的,這跟專利法或著作權法對於權利期間採絕對的限制,很不一樣。

不少企業在思考品牌或商標名稱的時候,都想著要淺顯易懂又有深度內涵,不是有這麼一句話嗎:「想一個好的產品名稱,你就成功一半了。」。不過,也因為如此,許多商標申請就出錯了,就商品標識的文字或圖案而言,如果是商品通用名稱,絕對不能取得商標權,否則這個名稱被私人獨佔了,有害公共利益,例如:不能申請「手機」為電話產品的商標;同樣的思維,如果商標本來有識別性,但因為不當的使用,使得這個商標圖文在一般消費者心中成為了商品名稱,原來的商標權會被廢止而失效的,例如:「隨身碟」。

如果是描述或說明商品的標識,原則上也不能取得商標權,理由同上,但有個例外,就是所謂的「後天識別性」,也就是指標識原不具有識別性,但經由在市場上之使用,使相關消費者得以認識其為商品或服務來源的標識,即具有商標識別性,又稱為次要意義或第二意義。最常見的例子就是「多喝水」,原來只是描述商品的特性,經過大量的廣告使用,讓消費者認識,取得了後天識別性,而得註冊商標。


商品或服務的通用名稱無論如何都不能註冊為商標

也有人會誤解,如果我長期的把商品通用名稱做為商品標識而廣告,是否也可以取得後天識別性而可以註冊商標?答案是否定的。

商標法第29條規定
商標有下列不具識別性情形之一,不得註冊:
一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。
二、僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者。
三、僅由其他不具識別性之標識所構成者。
有前項第一款或第三款規定之情形,如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者,不適用之。
商標圖樣中包含不具識別性部分,且有致商標權範圍產生疑義之虞,申請人應聲明該部分不在專用之列;未為不專用之聲明者,不得註冊。

從商標法第29條的條文文義解釋,就可以知道第29條第2項就是關於「後天識別性」的規定,而第29條第1項第2款「僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者」,並不在第29條第2項因「後天識別性」取得商標權規定之列。

這道理很簡單,通用標章或名稱只是用來表示或指稱商品或服務本身,缺乏識別來源的功能,且更應避免由私人就此通用名稱取得排他專屬權,否則一般人在使用該特定名稱時,必將四處限制,徒增成本,將影響公平競爭,又有害公共利益。
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再舉個例子:teach

teach這個英文單字就是教學,如果單純用這個英文單字在教育服務類(4103)來申請註冊商標,不會被准許的。在智慧財產局商標檢索系統用teach為字串查詢,可以發現有二十幾件商標文字中有teach字串,都是加上其他字母、片語或圖樣來組合,甚至多聲明不就teach相關文字主張商標權。
(商標法第29條第3項:商標圖樣中包含不具識別性部分,且有致商標權範圍產生疑義之虞,申請
人應聲明該部分不在專用之列;未為不專用之聲明者,不得註冊。)

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如果今天這些用teach字串為商標的廠商,禁止補習班、學校等教育服務使用teach為教育服務宣傳使用,很顯然的是想獨佔teach這個在教育服務上的通用名稱,當然違反商標法保護目的,而有權利濫用之嫌。

而與teach同樣文義的instruct、 educate、  coach、 tutor、 direct、 guide等,也是做同樣的解釋,自不待言。

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